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禁止以其他不正當手段取得商標注冊權

發布時間:2010-1-10 17:36:37

《商標法》第四十一條第一款“以其他不正當手段取得注冊”能否用于保護私權及其適用條件,是長期困擾商標確權行政執法和相應司法審查的疑難問題之一。自2001年《商標法》實施后,國家工商總局商標評審委員會(以下稱“商評委”)在多次專家論證會的基礎上制定了相應的審理標準。本文在闡明本款立法淵源、目的和含義的基礎上,結合具體案例對本款的適用條件進行了分析。

 
基本案情
 
申請人:金豐利超硬刃具(深圳)有限公司
  被申請人:深圳市輝銳實業有限公司
爭議商標:第1127045號“Haupt”商標
(一)當事人主張
  申請人的主要理由:一、申請人于1991年3月注冊成立,專業生產硬質合金圓鋸片產品,在全國各大城市均有辦事處,代理銷售申請人生產的Haupt商標鋸片。產品銷售在國內市場中占有相當大的比例,受到廣大消費者的好評。申請人自1991年成立以來一直使用了Haupt商標,被申請人的法人代表、總經理趙莉自1991年至1993年3月任申請人的報關員兼出納員。趙莉明知申請人生產的Haupt商標的鋸片,其于96年10月占股80%登記注冊被申請人,并于同年11月即以申請人使用多年并信譽卓著的Haupt商標申請注冊在與申請人相同的產品上。二、被申請人的行為屬于以不正當手段取得注冊的行為。被申請人的法人代表趙莉在完全了解這些事實的情況下,在離開申請人之后,搶先在與申請人相同產品上申請注冊Haupt商標,意圖利用申請在先原則掠奪申請人多年經營成果,也即掠奪申請人商標信譽價值。其行為在客觀上對申請人造成嚴重損害。該行為違背我國民法通則的誠實信用原則。
  被申請人答辯的主要理由:一、1991年3月,長春工業刀片總廠與香港金田木業機械有限公司合資成立了深圳金豐利公司。由于港方沒有銷售能力,資金不到位,深圳金豐利公司虧損幾十萬于95年初解體。申請人的產量、市場、信譽等之詞實屬無稽之談。二、申請人提出被申請人的行為屬于不正當手段取得注冊行為實屬誣陷。首先,申請人在被申請人提出注冊前根本沒有多少新鋸片生產量,更談不上產品信譽,當時申請人亦屬剛起步階段。其次,Haupt商標92年底才設計出來,申請人稱91年成立以來一直使用Haupt商標純屬謊言。三、從歷史客觀事實講,被申請人的代表是其原金豐利公司報關員兼出納員,但這并不能依此推論該商標即為搶注,具體要看事實,該商標雖然使用在先,但數量有限,既不存在馳名又不存在知名,申請人沒有一個解體前的見證人,對當時的歷史一點也不知情,而答辯人的代表才是原金豐利公司成立伊始的見證人,對于公司設立初期——演變——解體及公司的生產運營情況是最有發言權的。
  (二)商評委審理與裁定
  商評委經審理查明,一、爭議商標系由被申請人深圳市輝銳實業有限公司于1996年11月18日向商標局提出申請,于1997年11月14日獲準注冊,指定使用商品為第7類的鋸片(機器零件)等,注冊號為1127045。
  二、被申請人的有關申請人成立時間、爭議商標“Haupt”設計時間及使用情況等答辯意見表明,其一,被申請人的法定代表人趙莉曾經擔任過申請人的工作人員,職務是報關員兼出納員。其二,“Haupt”是申請人在先設計、使用的商標。其三、被申請人的法定代表人趙莉對于申請人的生產經營情況非常清楚,“是最有發言權的”,其對于“Haupt”商標的設計、使用情況是明知的。鑒于被申請人在答辯意見中客觀上承認了對其不利的案件事實,我委予以確認。
  商評委經審理認為,被申請人的法定代表人曾經是申請人的工作人員,在離開申請人后設立了生產同類產品——硬質合金圓鋸片的被申請人,其在明知“Haupt”是申請人在先設計、使用的商標的情況下,卻在鋸片(機器零件)等商品上申請注冊“Haupt”商標,被申請人的行為違反了誠實信用原則,屬于以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為。依據《中華人民共和國商標法》第四十一條第一款、第四十三條之規定,我委裁定:申請人對被申請人注冊的第1127045號“Haupt”商標所提爭議理由成立,該商標注冊予以撤銷。
 
(爭議商標)
 
評析
 
本案的焦點問題是:“Haupt”商標系申請人在先使用的商標,但不符合《商標法》第13條的未注冊馳名商標和第31條具有一定影響商標的條件,被申請人明知申請人在先使用該商標而予以申請注冊。對于此類申請注冊行為,能否適用《商標法》第41條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的規定予以制止。
 
一、“以其他不正當手段取得注冊”的理解
《商標法》第四十一條第一款源自1993年《商標法》第二十七條和《商標法實施細則》第二十五條。1993年商標法修改時,國務院《關于<中華人民共和國商標法修正案(草案)>的說明》明確指出,目前在注冊商標管理工作中碰到的一個問題是,某些人弄虛作假騙取商標注冊,還有的人以不正當手段將他人長期使用并具有一定信譽的商標搶先注冊,謀取非法利益。現行《商標法》對這種欺騙性注冊的問題缺乏相應的規定。針對這一情況,參照一些國家的做法,草案增加一款:“用欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的,由商標局撤銷該注冊商標”,即1993年《商標法》第二十七條的規定。根據該條規定,“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”是撤銷注冊商標的事由之一。按照1993年《商標法實施細則》第二十五條規定,《商標法》第二十七條行為系指:(1)虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關文件進行注冊的;(2)違反誠實信用原則,以復制、模仿、翻譯等方式,將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的;(3)未經授權,代理人以其名義將被代理人的商標進行注冊的;(4)侵犯他人合法的在先權利進行注冊的;(5)以其他不正當手段取得注冊的。《商標法實施細則》在列舉四種不正當注冊行為之外,規定了第(5)項作為兜底性條款。其中,第(1)項是對“欺騙手段”的解釋,目的在于維護正常的注冊秩序;第(2)項至第(5)項是對“以其他不正當手段”的解釋,主要目的在于保護私權。由此可見,1993年《商標法》第二十七條“以欺騙手段和其他不正當手段取得注冊”規定的立法本意是既禁止欺騙商標注冊機關的注冊,也禁止侵害他人權益的不正當注冊。2001年商標法修訂時,將《商標法實施細則》第二十五條的第(2)項分解為現行《商標法》第十三條保護馳名商標和第三十一條保護在先使用并有一定影響的商標;將第(3)項修改為現行《商標法》第十五條禁止代理人或者代表人搶注商標所有人的商標;將第(4)項修改為現行《商標法》第三十一條禁止侵害他人合法在先權利;由于第(1)項是對“欺騙手段”的解釋,沒有單列。現行《商標法》第四十一條第一款雖然沿用了1993年《商標法》第二十七條的規定,但缺少了《商標法實施細則》第二十五條第(5)項的兜底性條款。而且,現行《商標法》第四十一條第一款將“以其他不正當手段取得注冊”與違反《商標法》第十條、第十一條、第十二條、欺騙手段等絕對性理由并列,且以第二款和第三款規定了侵害特定權利人權益的相對性理由,從字面和邏輯關系上理解,本款中“以其他不正當手段取得注冊”保護的是公共利益和注冊秩序,不能用于保護相對人的權益。從字面和邏輯關系上理解,本條第一款中“以其他不正當手段取得注冊”保護的是公共利益和注冊秩序,不能用于保護相對人的權益。由此造成現行《商標法》難以制止其第十三條、第十五條、第三十一條規定以外的其他不正當注冊行為。
鑒于此,商標評審委員會曾多次召開專家咨詢會進行研究,研究后認為:從《商標法》的立法宗旨出發,考慮到前述該項法律條款的沿革。同時,鑒于實踐中出現了難以適用現行《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條予以制止的不正當注冊行為,只能尋求適用第四十一條第一款的規定。如果一律不適用該條款,既不符合立法本意,也不利于制止惡意明顯的不正當競爭行為。在適用法律時,應當優先適用《商標法》的其他條款,只有違反誠信原則、惡意證據充分而《商標法》的其他條款難以調整的不正當注冊行為,才考慮適用該條款,而且應當謹慎使用,嚴格把握適用要件。[1]商評委根據立法本意和評審實踐,在《商標審理標準》中將本款“其他不正當注冊行為”界定為“基于不正當競爭、牟取非法利益的目的,惡意進行注冊的行為”,即“在《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規定的情形之外,確有充分證據證明爭議商標注冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請注冊,其行為違反了誠實信用原則,損害了他人的合法權益,損害了公平競爭的市場秩序,爭議商標應當不予核準注冊或者予以撤銷”。
就本案而言,申請人基于其在先使用“Haupt”商標提出爭議,但所舉證據不足以證明其“Haupt”商標構成《商標法》第十三條第一款規定的“未注冊的馳名商標”,或者第三十一條規定的“在先使用并具有一定影響”的商標,顯然無法適用上述條款。但是,申請人如能證明,被申請人申請注冊爭議商標“Haupt”違反了誠實信用原則,符合《商標法》第四十一條第一款的適用條件,則應當予以制止。
 
二、“以其他不正當手段取得注冊”的適用條件[2]
(一)申請人引證商標已經在中國在先使用
我國《商標法》以商標權注冊取得和申請在先為原則,以使用在先為補充。根據《巴黎公約》有關知識產權地域性原則的規定,除馳名商標外,對注冊商標的保護實行地域性原則。因此,對在先使用的未注冊商標的保護也應當受到地域性原則的限制,否則會形成對未注冊商標的保護程度高于注冊商標的局面。《商標審理標準》將為“他人在先在中國使用”作為本款適用條件之一,符合《巴黎公約》和我國《商標法》的立法精神。所謂在先使用,是指在爭議商標申請注冊日之前,他人已經在中國使用其商標。與《商標法》第十三條第一款和第三十一條不同的是,本款對在先使用沒有“馳名”或者“有一定影響”的要求,只要構成在先使用即可。
本案中,申請人的“Haupt”商標最遲于1992年就設計出來,并開始在我國投入商業使用。爭議商標“Haupt”的注冊申請日為1996年11月18日,明顯晚于申請人商標的設計和使用時間。因此,申請人的使用構成在先使用。
(二)爭議商標與申請人引證商標使用商品屬于同一種或者類似商品
首先,根據《商標法》第五十一條規定,注冊商標的專用權及于商品的范圍以核定使用的商品為限,根據《商標法》第二十八條、第二十九條、第五十二條第(一)項的規定,注冊商標、在先初步審定商標和申請商標的禁用權以同一種或者類似商品為限,對未注冊在先使用商標的保護也應與注冊商標、在先初步審定商標和申請商標保持一致。其次,《商標法》第十三條第一款對未注冊馳名商標的保護、第十五條對被代理人或者被代表人商標的保護、第三十一條對在先使用并具有一定影響商標的保護,都以商品相同或者類似為條件,本款的適用范圍原則上應該與上述條款保持一致。故《商標審理標準》規定,“對在先使用商標的保護范圍原則上限于與該商標所使用商品或者服務相同或者類似的商品或者服務上”。本案中,申請人商標“Haupt”在先使用在鋸片等商品上,爭議商標“Haupt”核定使用商品也是鋸片(機器零件)等,屬于同一種或者類似商品。
然而在評審實踐的有些案件中,依據《類似商品和服務區分表》關于類似商品的劃分或者通常的類似商品判定標準,爭議商標使用商品與他人在先使用商標所使用的商品未構成相同或者類似商品,但客觀上具有密切的關聯性,嚴格執行《商標審理標準》,往往會形成相同或者類似商品上的注冊被撤銷,其他關聯商品上的注冊被維持的局面。這對在先使用商標所有人有失公平,也不利于完全制止不正當注冊行為。對于此類案件,可以綜合考慮在先商標的獨創性、爭議商標與在先商標使用商品的關聯程度,如果使用商品關聯程度高,爭議商標容易造成消費者混淆的,可以不局限于《類似商品和服務區分表》的劃分,將雙方商標使用商品判定類似商品。這樣既可以有效制止不正當注冊行為,也可以避免打破法條適用上的平衡。
(三)爭議商標與申請人引證商標相同或者近似
《商標審理標準》將“不正當手段”定義為“確有充分證據證明系爭商標注冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請注冊”,將“在先使用”界定為“在系爭商標申請注冊日之前,他人已經在中國使用該商標”。僅從字面含義解釋,這種規定要求系爭商標是他人在先使用的商標,換言之,要求爭議商標與申請人引證商標相同。但是,爭議商標與申請人引證商標構成近似的,勢必會妨礙申請人引證商標的注冊和使用,也容易在市場上造成混淆,依法應予制止,評審實踐在適用本款時也是如此掌握的。本案中,爭議商標與申請人引證商標構成相同商標。
(四)被申請人明知或者應知申請人引證商標存在
本款中“不正當”,是指被申請人明知或者應知申請人引證的在先使用商標,出于不正當競爭的目的而申請注冊相同或者近似商標。判定被申請人是否明知或者應知,可以綜合考慮下列因素:(1)被申請人與申請人曾有貿易往來或者合作關系;(2)被申請人與申請人共處相同地域或者雙方的商品或者服務有相同的銷售渠道和范圍;(3)被申請人曾與申請人發生過涉及爭議商標的其他糾紛;(4)被申請人與申請人存在內部人員往來關系;(5)爭議商標注冊后,被申請人出于牟取不正當利益的目的,脅迫申請人與其進行貿易合作的,或者索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金;(6)引證商標具有較強的獨創性;(7)其他可以認定為明知或者應知的情形。
本案中,被申請人的法定代表人趙莉曾任申請人的出納員,知曉申請人的商標設計等情況,構成上述所列第(4)中情形,即被申請人與申請人存在內部人員往來關系。而且,本案申請人商標“Haupt”的字母經過設計,表現形式具有一定的獨創性。因此,可以認定被申請人明知申請人在先使用“Haupt”商標而申請注冊,違反了誠實信用原則。
 
三、“以其他不正當手段取得注冊”的適用時限
由于本款主要適用于保護公共利益和注冊秩序,沒有規定時限。將本款解釋適用于保護他人在先的合法權益,應當與本條第二款、第三款一致,規定相應的時限。《商標審理標準》規定,本款的適用時限參照本條第二款有關時限的規定,即在先商標所有人或者利害關系人認為注冊商標屬于本款規定情形而請求撤銷的,應當自該商標注冊之日起五年內向商評委提出。這是督促當事人及時主張權利、維護商標法律關系穩定性的需要。[3]
本案爭議商標的注冊時間是1997年11月14日,申請人于1998年1月20日提出爭議撤銷注冊不當申請。由于當時的《商標法》及其《實施細則》對撤銷注冊不當申請沒有規定時限,故本案不涉及時限問題。
 
四、“以其他不正當手段取得注冊”的修改與完善
由于現行《商標法》缺乏制止不正當注冊的兜底性條款,而第四十一條第一款又將本屬于兜底性條款的“以其他不正當手段取得注冊”與禁用條款、顯著性等絕對性理由并列,由此造成上述法律適用的困難。本文認為,之所以如此的原因可能有兩種:要么是立法者過于自信,認為現行《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條已經窮盡了所有可能出現的不正當注冊行為,不再需要兜底性條款;要么是將“以其他不正當手段取得注冊”仍然作為兜底性條款,但與絕對性理由并列屬于立法失誤。顯然,《商標法》難以通過列舉的方式窮盡實踐中種類繁多的不正當注冊行為,因此,修改商標法需要恢復兜底性條款,對此有種方案可供選擇:
1、修正立法失誤,恢復立法本意
在保持現行《商標法》第四十一條內容和結構基本不變的前提下,將第一款中的“以其他不正當手段取得注冊”調整至第二款“第三十一條規定的”之后,即“已經注冊的商標,違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的,或者以其他不正當手段取得注冊的,自商標注冊之日起五年內,商標所有人或者利害關系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。對惡意注冊的,馳名商標所有人不受五年的時間限制”。
2、明確“其他不正當手段”的含義,單列實體性條款
我國《商標法》雖然實行注冊原則和申請在先原則,但申請和注冊商標不得違反誠實的工商業習慣,侵犯他人在先使用商標,而且,商標的生命在于使用。因此,修改商標法應當以制止不正當注冊為目的,加大對在先使用商標的保護,不再以“有一定影響”為條件,可單列一個條款,即“申請商標與他人在同一種或者類似商品上在先使用的商標相同或者近似,而申請人明知或者應知該他人商標存在的,不得注冊。但該他人同意申請注冊的,不在此限”,或者借鑒我國臺灣地區“商標法”第二十三條第十四款,規定為“申請商標與他人在同一種或者類似商品上在先使用的商標相同或者近似,而申請人因與該他人有合同、地緣、業務往來或者其他關系而知曉該他人商標存在的,不得注冊。但該他人同意申請注冊的,不在此限”,并以此取代現行《商標法》第十五條關于代理人或者代表人不得搶注被代理人或者被代表人商標的規定和第三十一條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響商標”的規定。
第二種方案含義更為明確,且完全涵蓋了現行《商標法》第十五條、第三十一條對在先使用商標的保護,避免了法條重合,本文建議采用。
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